Ein Patentanwalt ist kein Rechtsanwalt und hat als Patentanwalt kein erstes und zweites juristisches Staatsexamen. Gleichwohl nimmt er Rechtsberatung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vor, welches insbesondere Marken, Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster (Schutz der Gestaltung), Arbeitnehmererfinderrecht, Halbleiterschutzrecht, Typografieschutzrecht, Sortenschutzrecht und Lizenzverträge umfasst. Die Rechte und Pflichten eines Patentanwalts und die Voraussetzungen für seine Zulassung ergeben sich aus der Patentanwaltsordnung (PatAnwO). An Stelle eines Studiums der Rechtswissenschaften verfügt ein Patentanwalt über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Hochschulstudium und eine juristische Zusatzausbildung und ist daher im Rahmen der Patentanwaltsordnung berechtigt, Dritte vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht in Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes sowie vor dem Bundesgerichtshof (BGH) im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren nach dem Patentgesetz zu vertreten. In Verfahren vor den Landgerichten, den Oberlandesgerichten sowie dem Bundesgerichtshof ist ein Patentanwalt nur vertretungsberechtigt, sofern dort ausnahmsweise kein Rechtsanwaltszwang herrscht (§4 Abs. 3 PatAnwO). Ansonsten ist einem Patentanwalt nach § 4 PatAnwO auf Antrag das Wort zu gestatten. Ein Patentanwalt ist ausserdem berechtigt, in Angelegenheiten, welche die Technik bereichernde Leistungen betreffen, Dritte zu beraten und diese auch zu vertreten. Patentanwälte tragen vor Gericht eine schwarze Robe mit einem Besatz aus blauer Seide.

Während die Existenz des Berufsbildes Patentanwalt vor der Zeiten der Verbreitung des Internets und der damit eingeschränkten Möglichkeiten der Verletzung einer Marke dem durchschnittlichen Gewerbetreibenden weitgehend unbekannt war, ist dies mit der Verbreitung des elektronischen Geschäftsverkehrs nunmehr anders. Eine Markenverletzung im Internet ist schnell begangen und auch recht leicht zu verfolgen. Mit der Verfolgung von Rechtsverletzungen von Marken sind auch Patentanwälte befaßt, oft im Verbund mit Rechtsanwälten. Berührungen mit dem Berufsbild Patenanwalt kommen nun öfter - auch ausserhalb des geschäftlichen Verkehrs - durch die Übermittlung von Abmahnungen vor.

In einer Abmahnung wegen der Verletzung eines Markenrechts heißt es dann oft lapidar: "Die Mitwirkung des Patentanwalts Dr. XY an der Abmahnung wird angezeigt". Damit erhöhen sich die Kosten einer ohnehin schon unangenehm hohen Rechtsanwaltsgebührenrechnung für die Abfassung der Abmahnung noch einmal um die Gebühren für den Patentanwalt und die Abmahnung wird damit doppelt so teuer. Die Ausmaße der "Mitwirkung" bleiben dabei meist im Verborgenen und deren Notwendigkeit über die Tätigkeit eines ohnehin mit Markenrechtsverletzungen vertrauten Rechtsanwaltes hinaus erschließt sich oft nicht. Deutlicher formuliert: Warum ein Patentanwalt an einer Abmahnung von einem einschlägig bewanderten Rechtsanwalt mitwirken muß, obwohl die Markenverletzung jedenfalls für diesen Rechtsanwalt leicht zu erkennen war, bleibt vollkommen unklar.

Der gesetzliche Hintgergrund dieses Vorgehens ergibt sich anscheinend aus folgender Vorschrift: § 140 Markengesetz - Kennzeichenstreitsachen

1. Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Kennzeichenstreitsachen), sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.
2. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Kennzeichenstreitsachen insgesamt oder teilweise für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen, sofern dies der sachlichen Förderung oder schnelleren Erledigung der Verfahren dient. 2 Die Landesregierungen können diese Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 3 Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.
3. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Ausdrücklich bezieht sich die Erstattungspflicht auf Gerichtsverfahren, heisst es doch in Absatz (1) ausdrücklich "für alle Klagen". Damit ist über eine Kostenerstattungspflicht außerhalb von Gerichtsverfahren nichts gesagt. Dennoch ziehen Gerichte bei Streitigkeiten über die Kosten einer Abmahnung diese Vorschrift oft analog heran, um einen Erstattungsanspruch des Abmahnenden zu begründen.

Unter konsequenter Anwendung der sorgfältig entwickelten Prinzipien des deutschen Schadensrechts dürfte eine Erstattung der zusätzlichen (!) Kosten für die Mitwirkung von einem Pantentwalt jedoch entfallen, denn Aufwendungen für eine Abmahnung sind von dem Verletzer grundsätzlich nur zu erstatten, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind. Dies muß auch hinsichtlich der Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts gelten. Auszugehen ist dabei von dem mutmaßlichen Willen des Abgemahnten, die Aufwendungen für eine Abmahnung möglichst niedrig zu halten. Es gilt auch für den Abmahnenden die Schadensminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 S. 1 BGB.

Entsprechende Erwägungen sind für die Entscheidung der Frage maßgeblich, ob die Gebühren des mitwirkenden Patentanwalts als eigener Schaden zu erstatten sind. Die Feststellung, daß die Mitwirkung eines Patentanwalts zur Verfolgung des Rechtsverstoßes nicht als notwendig anzusehen ist und deshalb auch nicht dem mutmaßlichen Willen des abgemahnten Verletzers, entspricht, steht zwar nicht von vornherein der Beurteilung entgegen, ob die entstandenen Kosten ein aus der Verletzungshandlung herrührender adäquater Schaden sind. Aber auch unter schadensersatzrechtlichen Gesichtspunkten ist danach zu fragen, ob die eingesetzte Maßnahme - hier die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts - aus der Sicht des Geschädigten zur Schadensbeseitigung erforderlich war (BGHZ 127, 348, 352). Auch wenn es sich um eine schädigende Markenverletzung handelte, muß doch die Einschaltung eines Patentanwalts von der Sache her erforderlich sein. Allein die zeitliche Inanspruchnahme durch die Schadensbearbeitung kann nicht ausreichen, um die Erstattungsfähigkeit der Kosten aus der Mitwirkung des Patentanwalts zu begründen. Es ist vielmehr jeweils zu prüfen, ob der Geschädigte im einzelnen Schadensfall die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts neben der Beauftragung eines Rechtsanwalts für erforderlich halten durfte, was in einfach gelagerten Fällen in der Regel zu verneinen sein wird. So urteilte auch das Landgericht Berlin in Bezug auf die Kosten für die Mitwirkung von einem Patentanwalt an einer Abmahnung, Urteil zum Aktenzeichen 6 U 130/09. Auch das Oberlandesgericht Düsseldorf im Urteil zum Aktenzeichen: I-20 U 52/07 und das Oberlandesgericht Frankfurt im Urteil zum Aktenzeichen 6 U 130/09 schränkten die Erstattungsfähigkeit der Kosten bei einer Abmahnung durch die Hinzuziehung von einem Patentanwalt erheblich ein.

Die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts zur Abmahnung eines Verstoßes gegen das Markenrecht ist dann nicht notwendig, wenn der abmahnende Rechtsanwalt selbst über eine hinreichende eigene Sachkunde zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung eines unschwer zu erkennenden Markenrechtsverstoßes verfügt. Die Zuziehung eines Patentanwaltes ist bei typischen, unschwer zu verfolgenden Markenrechtsverstößen nicht notwendig. Es besteht dann kein Anspruch auf Erstattung dafür anfallender Kosten. Diese Sichtweise hat auch der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 24.02.2011 zum Aktenzeichen: I ZR 181/09 noch einmal bestätigt und betont, dass insbesondere ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht auch ohne Mitwirkung eines Patentanwalts imstande sei, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen