hat
der 29. Senate (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 12. Dezember 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Fink und Dr.
Mittenberger-Huber
beschlossen:
1.
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
Gründe
I. Die
Wortmarke
My
World
soll
für Waren und Dienstleistungen der
Klasse
16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen,
Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender;
Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und
Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten;
Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Klasse
35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem
Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung,
Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen
einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet;
Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising);
Marktforschung und –analyse; Werbung im Internet für
Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing;
Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen
Medien; Verteilen von Waren zu
Werbezwecken;
Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit;
Durchführung von Werbeveranstaltungen;
Geschäftsführung für andere;
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von
Daten in Computerdatenbanken; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und
Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auk-tionen und
Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen
(Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den
An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von
Verträgen über die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten;
Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und
Dienstleistungspräsentationen;
Klasse
41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen,
insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie
von Lehr- und Informationsmaterial jeweils einschließlich
gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form
und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von
elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht
herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios,
nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton-
und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton-
und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen;
Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung,
insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung
von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen
Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie
kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41
enthalten;
in
das Markenregister eingetragen werden.
Die
Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und
Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. August 2005
zurückgewiesen. Es handle sich um eine nicht
unterscheidungskräftige Angabe, die zugleich einem
Freihaltebedürfnis unterliege. Das angemeldete Zeichen bestehe
aus einer sprachüblich gebildeten Zusammenstellung englischer
Worte, die nichts anderes als „meine Welt“ bedeute.
Dabei beziehe sich diese Bedeutung auf die besondere Anpassung der
Waren und Dienstleistungen an die Bedürfnisse des Kunden, an
seinen Lebensbereich, seine „Welt“. Insbesondere in
der Werbung erfreuten sich Wortverbindungen unter Voranstellung des
Pronomens „my“ großer Beliebtheit. Der
Verkehr kenne aus der Werbesprache auch die deutsche Version
„meine Welt“. Es liege daher ein konkretes
Freihaltebedürfnis für die Werbesprache vor.
Die
Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, dass aufgrund eines
Beschlusses des Bundespatentgerichts die vergleichbare Wortfolge
„MY LIFE“ eingetragen worden sei (Beschluss v. 26.
4. 2005, 32 W (pat) 92/04). Der Verkehr habe sich außerdem an
Marken gewöhnt, die den Begriff „My“
enthielten und verstehe die Wortfolge „My World“
daher ebenfalls als Herkunftshinweis und nicht als Sachangabe. Gerade
wegen der personalisierten Anrede durch „My“
würden die Verkehrskreise auf die entsprechend gekennzeichnete
Ware gelenkt werden. Auch im Anschluss an die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zu „FOR YOU“ könne dem
Zeichen der Schutz daher nicht verweigert werden. Einen Vergleich
zwischen dem deutschen Ausdruck „Meine Welt“ und
dem angemeldeten englischen Zeichen „My World“
könne man nicht ziehen, da englischsprachige Wortfolgen bei
entsprechender Kürze von den Verkehrskreisen als
Herkunftshinweis aufgefasst würden.
Die
Anmelderin beantragt daher,
den
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2005
aufzuheben.
Das
Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur
beschreibenden Verwendung der Wortfolge „My World“
sowie der Einzelwörter wurde der Anmelderin
übersandt. Desgleichen wurde die Beschwerdeführerin
auf die Entscheidung des 32. Senats zu „New Beauty“
(Beschluss v. 24. 10. 2007 32 W (pat) 21/06) hingewiesen. Diesem
Verfahren lag ein nahezu identisches Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis zugrunde.
II. A.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da
der Wortfolge „My World“ das Schutzhindernis gem.
§§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.
Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der Senate des
Bundespatentgerichts war jedoch die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
1.
Dabei geht der erkennende Senat in Übereinstimmung mit den
anderen Senaten des Bundespatentgerichts (vgl. u. a. 32 W (pat) 21/06
– New Beauty; 32 W (pat) 47/06 – healthy living; 25
W (pat) 169/05 – RECHTLEGAL) davon aus, dass
Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die
einer Marke innewohnende konkrete Eignung ist, vom Verkehr als
Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer
Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517, Rn. 40
– Linde, Winward und Rado; GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45
– Standbeutel; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice;
GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18, 19 – FUSSBALL WM 2006). Bei
Wortmarken im Allgemeinen – Einzelwörtern,
Wortfolgen und Slogans – ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn
diesen ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im
Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann
oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine
Wortfolge) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache
handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in
der
Werbung
oder in den Medien, stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr. seit BGH GRUR 1999,
1093 – FOR YOU; i. Ü. vgl. GRUR 2003, 1050
– Cityservice und GRUR 2006, 850 ff. – FUSSBALL WM
2006; MarkenR 2000, 48 – Radio von hier; GRUR 2001, 1042,
1044 re. Sp. – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Bei
Zeichenangaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware
oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, kann eine
hinreichende Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die
Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen hergestellt wird (BGH GRUR 2005, 417, 419 –
BerlinCard). Dabei ist das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs
nicht absolut und generalisierend zu ermitteln, sondern von den
Umständen des Einzelfalles abhängig, nämlich
vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung
und den konkreten Waren und Dienstleistungen, für die die
Eintragung begehrt wird. Maßgeblich ist dabei, ob der Verkehr
den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen unmittelbar erfasst und
deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die
Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen sieht. Dabei ist
von Bedeutung die Bekanntheit der Bezeichnung. Je bekannter der
beschreibende Begriffsinhalt einer Bezeichnung ist, desto eher wird der
Verkehr ihn auch dann als solchen erfassen, wenn der Begriff ihm im
Zusammenhang mit der Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung
entgegentritt (BGH GRUR 2006, 850 ff. – Rn. 29 –
FUSSBALL WM 2006; Beschluss v. 27. 4. 2006, I ZB 97/05 – WM
2006 i. V. m. BPatG Beschluss vom 4. April 2007, 32 W (pat) 238/04
– WM 2006).
Bei
einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die
Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH GRUR 2001,
162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dennoch sind auch
Wortfolgen nicht unterscheidungskräftig, soweit es sich bei
ihnen lediglich um beschreibende Angaben, Anpreisungen oder schlichte
Werbeaussagen allgemeiner Art handelt.
2.
Hinzu kommt, soweit es sich bei den Waren und Dienstleistungen um
solche handelt, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter
auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen
oder aufweisen können, unbeschadet eines etwaigen
Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den
andere Anforderungen gelten, dass die markenrechtliche
Unterscheidungskraft zu verneinen ist, wenn die betreffende Bezeichnung
nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der
Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883
– Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001,
1042, 1043 – REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1045
– Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070,
1072 – Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 –
Winnetou; BPatG GRUR 2006, 593 – Der kleine Eisbär;
32 W (pat) 21/06 – New Beauty).
3.
Der Senat teilt nicht die Auffassung der Anmelderin, bei der
Prüfung der Unterscheidungskraft sei – generell
– ein „anmelderfreundlicher
Maßstab“ anzulegen. Dieser wird von der Mehrzahl
der Senate des Bundespatentgerichts für nicht unbedenklich
gehalten (vgl. z. B. BPatG 32 W (pat) 21/06 – S. 6
– New Beauty). Zwar ist in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 502, 504 –
Gabelstapler II; GRUR 2006, 679, 681, Rn. 16 – Porsche
Boxster) des Öfteren von einem
„großzügigen Maßstab“
die Rede. Demgegenüber hat der Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften mehrfach eine strenge und
vollständige, nicht auf ein Mindestmaß
beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen
angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu
verhindern (EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rn. 59 – Libertel; GRUR
2004, 674, 680, Rn. 123 – POSTKANTOOR). In der Entscheidung
„DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ (GRUR 2004, 1027,
1030 – Rn. 45) hat er einen
„großzügigen“
Beurteilungsmaßstab sogar explizit abgelehnt (32 W (pat)
21/06 – New Beauty; 30 W (pat) 85/03 – My
Solution). Der Senat folgt im Sinne der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht der Auffassung, der
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften habe sich in
diesen Entscheidungen auf die formellen Voraussetzungen des
Prüfungsverfahrens als solches bezogen, nicht jedoch habe er
eine inhaltlich restriktive Eintragungspraxis gemeint (Rohnke, MarkenR
2006, 480, 482).
4.
Darüber hinaus ist aber auch bei Prüfung der
Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG das
Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung mit einzustellen
(Hacker, GRUR 2001, 630, 635; Ströbele in FS für
Ullmann, 2006, 425). Das bedeutet, dass eine markenrechtliche
Monopolisierung der Werbesprache zu Lasten des freien Wettbewerbs nicht
angebracht ist, d. h. die Allgemeinheit vor ungerechtfertigen Monopolen
Einzelner zu schützen ist und zwar insbesondere bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen und Angaben, welche
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar
beschreiben (Ströbele, a. a. O., S. 436).
5.
Davon ausgehend gilt Folgendes:
5.1.
„My World“ bedeutet in das Deutsche
übersetzt nichts anderes als „Meine Welt“.
Diese englischen Wörter werden vom angesprochenen allgemeinen
Publikum jederzeit als solche verstanden. Insgesamt gehört der
Begriff „world“ im Bereich der Werbeslogans quer
durch alle Waren- und Dienstleistungssegmente zu einem der am
häufigsten verwendeten Begriffe. 272 Slogans mit
„World“ und fünf mit „My
World“ sind allein in der Datenbank der Werbung
(www.slogans.de) verzeichnet. „World“ wird
verwendet in Werbesprüchen wie „We move the
world“ (DHL); “World of pleasure”
(Camel); “Your own world” (Camel Shop);
“Find your world” (Peter Stuyvesant);
“Probably the best beer in the world” (Carlsberg);
„Discover your world“ (Elefanten); „The
world is our culture“ (Esprit) etc. und “my
world” findet sich in „It’s my
world“ (Dolomiti Superski) (www.slogans.de) oder in
„Avril Lavigne – My World“;
„GIGA.DE – My World“; „Morillo
– My World“; „My World –
Googles 3D-Social Network“ etc. (www.google.de Stichwort: my
world). Die angemeldete Wortfolge ist daher eine dem Verkehr aus
verschiedenen Zu-sammenhängen geläufige Werbeaussage,
die zum Ausdruck bringt, dass entsprechend der jeweils individuellen
Vorstellungswelt der angesprochenen Person im Zusammenhang mit den
beworbenen Waren und Dienstleistungen ein den jeweiligen
persönlichen Ansprüchen genügendes
vollständiges Angebot erbracht wird.
5.2.
Kombinationen des Pronomens „my“ mit einer
Sachangabe – wie hier – sind außerdem
vielfältig als Titel von Zeitschriften und Fernsehsendungen
gebräuchlich, die das durch die Sachangabe bezeichnete Thema
aus einer subjektiven Perspektive behandeln. Der angesprochene Verkehr
erfasst die angemeldete Marke i. V. m. den Waren und Dienstleistungen,
die ihrem thematischen Inhalt nach beschrieben werden können,
daher ohne Weiteres als Sachhinweis auf ein umfassendes, den
individuellen Interessen gerecht werdendes Themenangebot, die ihn
betreffende „eigene Welt“ deckend.
5.3.
Für die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse,
Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher“
eignet sich „My World“ als Angabe über den
Inhalt der beanspruchten Waren. Es kann dabei unter dem Titel
„My World“ über prominente Personen in
ihrem persönlichen Umfeld ebenso berichtet werden wie
über Tiere in ihrem Lebensraum, aber auch über den
Planeten Erde unter diversen Aspekten wie Klima, Umweltschutz,
Demographie, Wirtschaft etc. Für die interessierten
Verkehrskreise wird im Vordergrund der Hinweis auf „Meine
Welt“ unter einem näher zu spezifizierenden
Gesichtspunkt stehen. Sie werden darin jedoch keinen betriebsbezogenen
Unternehmenshinweis erkennen. Entsprechendes gilt für
„Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier
und Pappe, Fotografien und Lichtbilderzeugnisse“. Bei
„Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen
Apparate)“ kann es sich um Schulungsunterlagen für
Tagungen, Kongresse o. ä. handeln, die sich mit einem
weltpolitischen Problem, z. B. im Rahmen einer Klimaschutzkonferenz
beschäftigen können.
Die
weiteren in Klasse 16 beanspruchten Waren, nämlich
„Buchbindeartikel, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe;
Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und
Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ werden
zwar typischerweise nicht nach ihrem Inhalt benannt. Für sie
gilt aber, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen „My
World“ lediglich um eine nicht schutzfähige
Werbeaussage allgemeiner Natur handelt.
5.4.
Auch für die Dienstleistungen in Klasse 41, die sich auf die
Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen
sowie auf elektronische Informationsmedien beziehen, nämlich
„Veröffentlichung und Herausgabe von
Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und
Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial jeweils
einschließlich gespeicherter Ton- und Bild-informationen,
auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen,
insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften
(nicht herunterladbar)“ steht „My World“
noch in einem engen sachlichen Zusammenhang zur o. g. unmittelbar
beschreibenden bzw. inhaltsbezogenen Angabe und ist daher nicht
schutzfähig (BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou).
5.5.
„My World“ ist auch im Hinblick auf die
Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Ton- und
Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und
Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Produktion von
Fernseh- und Rundfunksendungen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk-
und Fernsehunterhaltung; Durchführung von
Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events,
Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und
sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten“
geeignet, Inhalte für Rundfunk- und Fernsehprogramme,
Unterhaltungsveranstaltungen aller Art (live oder aufgezeichnet),
Schulungs- oder Bildungsangebote sowie kulturelle und sportliche
Veranstaltungen zu vermitteln und daher unmittelbare Sachangabe, ohne
den für eine Marke notwendigen – den Titelschutz
überschießenden – Gehalt als
Unternehmenshinweis in sich zu tragen.
5.6.
Bei den Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich
„Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem
Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung,
Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen
einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet;
Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising);
Marktforschung und –analyse; Werbung im Internet für
Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing;
Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen
Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken;
Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit;
Durchführung von Werbeveranstaltungen;
Geschäftsführung für andere;
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von
Daten in Computerdatenbanken; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und
Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und
Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen
(Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den
An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von
Verträgen über die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten;
Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und
Dienstleistungs-präsentationen“ ist das Zeichen
ebenfalls nicht geeignet als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.
Wegen des engen beschreibenden Zusammenhangs zwischen den beanspruchten
Dienstleistungen und den dort gebotenen Informationen bzw. Leistungen
erfasst der Verkehr das Zeichen lediglich als thematischen Hinweis auf
das individuelle, umfassende Angebot an den angesprochenen Verbraucher
im o. g. Sinn. Diese Dienstleistungen können vom Gegenstand
her mit der „Welt“ im Allgemeinen zu tun haben. Es
kann sich dabei um Werbung für ein Buch, einen Film, eine CD
oder irgendeine beliebige andere Ware handeln, die die Welt als solche,
den Menschen, das Tier oder eine sonstige Thematik als Objekt der
Werbung in Bezug nimmt, z. B. „Avril Lavigne – My
World“; „Morillo – My World“;
„YouTube- Sick Puppies – My World“
(www.google.de Stichwort: my world). Damit ist zwar nicht die
Dienstleistung der Werbung bezeichnet, aber eine Angabe gemacht, auf
welchen Inhalt die Tätigkeit der Werbung, der
Geschäftsführung etc. abgestellt ist bzw. worauf sie
sich beziehen soll. Entsprechendes gilt für die
„Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in
Computerdatenbanken“. Auch bei der Dienstleistung
„Vermittlung von Verträgen über den An- und
Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von
Verträgen über die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35“
handelt es sich um ein Makler-, Handelsvertreter- oder
Kommissionsgeschäft, das in einem engen sachlichen bzw.
thematischen Bezug zur jeweiligen „Welt“ des
Abnehmers der Dienstleistungen steht, und damit Individualität
garantieren soll.
5.7.
Der Senat bezieht insoweit nicht mit ein, dass er in den vorgenannten
Geschäftsbereichen andere tatsächliche Feststellungen
zu den Kennzeichnungsgewohnheiten in dem jeweiligen Segment getroffen
hat. Danach werden die vorgenannten Dienstleistungen benennende Zeichen
nämlich nicht thematisch oder inhaltsbezogen als betriebliches
Unterscheidungsmittel eingesetzt. Der Verkehr erwartet daher
insbesondere keine konkrete Sachaussage hinter dem angemeldeten Zeichen
in Verbindung mit den genannten Dienstleistungen.
5.7.1.
Denn das Angebot der beanspruchten Dienstleistungen, z. B. im Umfeld
„Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur“,
wird in der Regel nicht inhaltsbezogen vorgenommen und vom Verbraucher
so nicht nachgefragt. In diesem Segment wird unterschieden nach der Art
des Mediums in dem Werbung platziert werden soll, z. B. in Printmedien,
im Internet oder im Multimediabereich (z. B. „[ka:media]
visuelle Kommunikation“; „Companile –
Designbüro für Digital- und Printmedien“,
vgl. http://agentur.de/recherche?). Eine Segmentierung findet weiter
statt nach Branchen, wie z. B. Banken, Bier, Food, Handel, Interieur,
Investitions-güter, Kommunen, Lebensmittelmarkt, Mode, Pharma,
Telekommunikation oder Transport (a. a. O.). Dabei werden
Werbedienstleistungen häufig unter Bezeich-nungen wie z. B.
„herzblut“, „semper smile“,
„kastor und pollux“, „keep in
touch“, „Junges Blut“,
„Tomatenfisch“ angeboten
(http://agentur.de/recherche?). Daraus ergibt sich für den
Senat, dass die Spezialisierung auf bestimmte Modalitäten der
Dienstleistungserbringung bzw. Besonderheiten der Werbemedien
für das angesprochene Publikum bedeutsame Auswahlkriterien
sind, nicht jedoch der thematische Inhalt der Werbung, d. h. des
Produkts für das geworben werden soll (BPatG 29 W (pat) 146/01
– family matters). Dies erscheint bei wirtschaftlicher
Betrachtungsweise auch ohne Weiteres nachvollziehbar.
Werbedienstleistungen sind ihrer Art nach unabhängig von den
vermittelten Inhalten, da die Festlegung auf ein bestimmtes
Themengebiet die geschäftlichen Möglichkeiten einer
Werbeagentur unnötig einschränken würde.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass konkurrierende
Hersteller und Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen nicht von
derselben Werbeagentur bewerben lassen möchten. Sind
inhaltsbezogene Angaben demnach zur Bezeichnung von
Werbedienstleistungen unüblich, kann das angemeldete Zeichen
insoweit auch keinen klaren Aussagegehalt für diese aufweisen.
5.7.2.
In Bezug auf die Dienstleistung „Vorführung und
Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen“ geht der Senat
davon aus, dass diese nach der Lebenserfahrung nicht nach dem Sachtitel
einer – bestimmten – Ton- und Bildaufzeichnung
benannt wird (BGH GRUR 2001, 1043 – REICH UND SCHÖN
für „Vermietung von Büchern“).
Ein Unternehmer, der derartige Vermietungsdienstleistungen anbietet,
will dem Kunden mit seiner Marke vermitteln, in welcher Branche oder
auf welchem Gebiet er seine Vermietungsdienstleistung anbietet (z. B.
„DVDStar“, „VideoBuster“), sich
allerdings sachlich thematisch nicht auf einen bestimmten Film- oder
Musiktitel beschränken. Der Verkehr könnte
andernfalls dem Irrtum unterliegen, der Markeninhaber vermiete nur
Produkte im engen thematischen Umfeld des Sachtitels.
5.7.3.
Dies gilt auch für die beanspruchte Dienstleistung
„Geschäftsführung“. Das Angebot
dieser Dienstleistung für Dritte erfolgt in der Regel unter
einem Familien- oder Firmennamen oder unter einer Phantasiebezeichnung,
nicht aber durch einen allgemein verständlichen, mit einem
Pronomen personalisierten Allgemeinplatz.
5.7.4.
Die „Durchführung von Auktionen und Versteigerungen,
auch im Internet“ wird üblicherweise unter dem Namen
des Auktionshauses (Sothebys, Christie’s, Neumeister etc.)
oder unter Bezeichnungen wie „Auktionshaus allmoi“;
„XXL Auktionshaus“; „Wetju.de
Auktionen“; „Versteigerungen4u.de – Das
clevere Auktionshaus im Internet“; „1-2-meins.de
– das kostenfreie Auktionshaus“; „WosWeb
Online Auktionen“
(www.auktionsindex.de/show_cat.php?cat_id=1) angeboten.
5.8.
Diese tatsächlich getroffenen Feststellungen waren
letztendlich für den Senat nicht mehr entscheidungserheblich,
denn diese Bezeichnungsgewohnheiten spielen aufgrund der Entwicklung
der Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Wortmarken keine
Rolle mehr. Vielmehr traf der Senat seine Entscheidung aufgrund der
folgenden drei Gesichtspunkte:
(1.)
Handelt es sich um eine sprachübliche Bezeichnung mit
allgemeiner Bekanntheit, also z. B. um eine bekannte Wortfolge wie
„My World“, dann gilt die, auf
tatsächlichen Feststellungen und der Ermittlung
segmentbezogener Bezeichnungsgewohnheiten für einzelne Waren
und Dienstleistungen basierende, Rechtsprechung als überholt
von den Feststellungen in „Fußball WM
2006“ (BGH GRUR 2006, 850 ff. – FUSSBALL WM 2006)
und „WM 2006“ (Beschluss v. 27. 4. 2006, I ZB
97/05). Das Zeichen wird wegen seiner Bekanntheit im Sinne der
vorgenannten Entscheidungen vom Verkehr nicht als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden, sondern immer nur als „Wort als
solches“. Der Senat verkennt dabei nicht den deutlichen
Unterschied in der Bekanntheit der Wortfolgen „My
World“ und „Fußball WM 2006“.
Da ein Kriterium für den Grad der Bekanntheit einer im
inländischen Sprachgebrauch nachweisbaren Wortfolge in der
Entscheidung zu „Fußball WM 2006“ vom
Bundesgerichtshof nicht objektiviert wurde, geht der Senat angesichts
des vorliegenden Rechercheergebnisses von einer hier im Einzelfall
(BGH, a. a. O., WM 2006) ausreichenden Bekanntheit aus.
(2.)
Bei der Einbeziehung der Inhalte der beanspruchten Dienstleistungen
handelt es sich nicht um weitere analytische Gedankenschritte, die
bislang in der Rechtsprechung ausschlaggebend bei der Prüfung
der Schutzfähigkeit eines Zeichens waren (wie z. B. BGH GRUR
2001, 162 ff. – RATIONAL SOFTWARE CORPORA-TION). Die Grenze
zwischen „engem beschreibendem Bezug“ (BGH GRUR
2005, 417 – BerlinCard) und dem Vorliegen analytischer
Gedankenschritte ist fließend und nicht ohne Weiteres zu
erkennen. Soweit ein Zeichen nicht ohnehin unmittel-bar beschreibend
ist, fließt in der Folge im Rahmen einer einzelfallgerechten
Beurteilung zum einen seine Bekanntheit ein, sowie zum anderen der enge
Bezug zum Aussagegehalt des Zeichens und den beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen, zu dem Zweckbestimmungen oder sonstige
Modalitäten gehören.
(3.)
Die Aussagen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
zur Interpretation aller Schutzhindernisse im Lichte des
Allgemeininteresses an der Freihaltung der Werbesprache für
die anderen Wettbewerber (EuGH, GRUR 1999,723 Rn. 25-27 –
Chiemsee; 2002, 804 Rn. 77 – Philips; GRUR Int. 2004, 631,
Rn. 44-48 – Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR 2004, 943
– Rn. 25 – SAT. 2) sowie diejenigen zur strengen
und vollständigen Prüfung (EuGH GRUR 2004, 674, Rn.
68 – POSTKANTOOR), auch wenn sich bisher eine beschreibende
Verwendung des Zeichens in diesem Warensegment noch nicht hat
feststellen lassen (vgl. BPatG Beschluss v. 29. 8. 2007 26 W (pat)
48/06 – Prismenschachtel) sind in die Prüfung der
Unterscheidungskraft einzubeziehen (Hacker, a. a. O.;
Ströbele, a. a. O.). Damit ist ein häufig gebrauchter
Werbeslogan wie „My World“ im Lichte des
Allgemeininteresses zur Freihaltung der Werbesprache auch für
Wettbewerber nicht monopolisierbar.
B.
Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2
Ziff. 2 MarkenG zu, da die Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu sichern ist. Die
Rechtsprechung der (Markenbeschwerde-)Senate des Bundespatentgerichts
ist angesichts der Entscheidungen des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften zu „BIOMILD“
(GRUR 2004, 680 – Rn. 19), „POSTKANTOOR“
(GRUR 2004, 674 – Rn. 86) und „The Kitchen
Company“ (GRUR Int. 2007, 408) sowie des Bundesgerichtshofs
zu „Cityservice“ (GRUR 2003, 1050),
„BerlinCard“ (GRUR 2005, 417),
„LOKMAUS“ (GRUR 2005, 578) und „FUSSBALL
WM 2006“ (GRUR 2006, 850, Rn. 19) uneinheitlich und
lässt somit keine Rechtssicherheit für die
Anmeldenden erkennen.
1.
Ausgehend von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften (EuGH, GRUR 1999,723 Rn. 25-27
– Chiemsee; 2002, 804 Rn. 77 – Philips; GRUR 2004,
674, Rn. 68 – POSTKANTOOR; GRUR Int. 2004, 631, Rn. 44-48
– Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR 2004, 943
– Rn. 25 – SAT. 2), dass alle absoluten
Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen seien,
das ihnen jeweils zugrunde liege, wurde dieser Gesichtspunkt zunehmend
in den Entscheidungen der Senate auch bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft mit eingestellt (BPatG a. a. O. – New
Beauty).
1.1.
Demgemäß war für nicht schutzfähig
gehalten worden: „hot edition“ und “cool
edition“ (BPatG, Beschluss v. 2. 10. 2007 – 24 W
(pat) 121/06 und 122/06; „backWERK“ (BPatG,
Beschluss v. 24. 05. 2007 – 25 W (pat) 121/05);
„Cleverle“ (BPatG, Beschluss v. 8. 1. 2008
– 33 W (pat) 117/06) Derselbe Prüfungsansatz kommt
auch in weiteren Verfahren zum Tragen, wie z. B.
„egovKommune“ (BPatG, Beschluss v. 28. 06. 2007
– 25 W (pat) 51/059); „RECHTLEGAL“
(BPatG, Beschluss v. 26. 10. 2007 – 25 W (pat) 169/05),
„Biofriends“ (BPatG, Beschluss v. 4. 07. 2007
– 28 W(pat) 100/06) und „FineLine“
(BPatG, Beschluss v. 5. 12. 2007 – 28 W (pat) 67/07). Obwohl
die Zeichen zwar jeweils nicht unmittelbar beschreibend seien, fehle
ihnen aber dennoch die Unterscheidungskraft, denn diese könne
aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften zu „BIOMILD“ (GRUR 2004, 680, Rn.
19) und „POSTKANTOOR“ (GRUR 2004, 674, Rn. 86)
nicht allein bei einer unmittelbar beschreibenden Bedeutung, sondern
auch aus anderen Gründen verneint werden.
1.2.
Des Weiteren erfolgt die Prüfung nach § 8 Abs. 2 Nr.
1 MarkenG unter Bezug auf die Feststellungen des Bundesgerichtshofs in
„FUSSBALL WM 2006“ (BGH, GRUR 2006, 850 –
Rn. 19 ) in dem Sinne, (z. B. in BPatG, Beschluss v. 12. 12. 2007, 24 W
(pat) 51/05 – UMAMI), dass eine Bezeichnung, die die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibt,
dennoch schutzunfähig ist, wenn durch sie ein enger
beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme
gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt
als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (BGH, GRUR
2006, 850 Rn 19, 33 – Fußball WM 2006) und nicht
als betrieblichen Herkunftshinweis einordnet.
Demgemäß war in dem Verfahren zu
„HappyBet“ (BPatG 32 W (pat) 76/06 u. a.
für „Telekommunikation“), oder
„healthy living“ (32 W (pat) 47/06 u. a.
für „Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Telekommunikation) Schutzunfähigkeit angenommen worden, weil
das Zeichenwort für diese Dienstleistungen lediglich einen
Hinweis darauf darstelle, dass sie speziell auf die Erfordernisse
für Wetten per Telekommunikation ausgerichtet seien bzw. auch
Dienstleistungen mit einem inhaltlichen Bezug darunter fallen
können.
2.
Demgegenüber gab es entsprechend der Vorgaben des
Bundesgerichtshofs seit „BONUS“ (GRUR 1998, 465)
und „BONUS II“ (GRUR 2002, 816), und weiter in
„RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“ (GRUR 2001, 162),
„REICH und SCHÖN“ (GRUR 2001, 1042);
„Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ (GRUR
2001, 1043); „BerlinCard“ (GRUR 2005, 417),
„LOKMAUS“ (GRUR 2005, 578) Entscheidungen, die
diese Linie nicht verfolgten, sondern in denen allein auf
tatsächliche Feststellungen zum beschreibenden Gebrauch des
Markenworts im maßgeblichen Waren- oder
Dienstleistungssegment abgestellt wurde und demnach Zeichen
für schutzfähig gehalten wurden, wie
„air-dsl“ (BPatG, Beschluss v. 27.08.2007
– 25 W (pat) 98/05; „Audit Committe
Institute“ (BPatG, Beschluss v. 21.08.2007 – 33 W
(pat) 103/05) und „EQUIFORUM“ (BPatG, Beschluss v.
24.07.2007 – 33 W (pat) 104/05, sowie
„NanoConcept“ (33 W (pat) 85/06) und
„artconcept“ (33 W (pat) 65/06). Trotz der
verständlichen Bedeutung der Zeichenwörter
für die konkreten Waren und Dienstleistungen sei kein
beschreibender Gebrauch festzustellen und demgemäß
könnten sie auch nicht als eine im Vordergrund stehende
Sachangabe gewertet werden. Nach denselben Prüfungskriterien
wurden aufgrund der Belegsituation zum tatsächlichen Gebrauch
des Wortes im beanspruchten Segment für (teilweise) nicht
schutzfähig gehalten: „Weisse Flotte“
(BPatG, Beschluss v. 30.05.2007 – 26 W (pat) 99/06),
„TV-Wartezimmer“ (BPatG, Beschluss v. 18.04.2007
– 29 W (pat) 27/05, „Menschen gewinnen“
(BPatG, Beschluss v. 27.04.2007 – 29 W (pat) 86/05);
„Olympiafackel“ (BPatG, Beschluss v. 08.05.2007
– 33 W (pat) 12/05), denn hier war der Gebrauch als
unmittelbare Sachangabe in beschreibendem Sinne belegt. Insoweit ist
von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs noch keine Aussage zum
Spannungsverhältnis zwischen den Entscheidungen zu
„BONUS“ (a. a. O.) und zu „FUSSBALL WM
2006“ (a. a. O.) getroffen worden. Hier ist eine Vorgabe
für die Weiterentwicklung der Rechtsprechung der verschiedenen
Senate am Bundespatentgericht notwendig, da sie zwischen einer
restriktiven und einer extensiven Auslegung der gesetzlichen
Vorschriften zur Unterscheidungskraft changiert.
3.
Zudem variiert die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zwischen
einer Einzelprüfung der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen und einer großzügigen
Zusammenfassung in Gruppen zur Beurteilung der Schutzfähigkeit
derselben nach der Entscheidung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften zu „The Kitchen
Company“ (GRUR Int. 2007, 408) im Unterschied zu
„BerlinCard“ (a. a. O.) und „WM
2006“ (a. a. O.) mit der Vorgabe der Einzelprüfung
jeder Ware und Dienstleistung. Dieser Gesichtspunkt ist insofern von
Bedeutung, als eine Prüfung sowohl anhand der Gruppenbildung
auf Oberbegriffe der Klassifikation erfolgen kann, aber auch davon
unabhängig Untergruppen nach Geschäfts- und
Branchensegmentierung gebildet werden können.
Entscheidungserheblich ist dies insbesondere dann, wenn es sich um
beanspruchte Dienstleistungen aus dem Bereich der Werbung und
Geschäftsführung handelt, die entweder nach diesem
Oberbegriff zusammen geprüft werden können oder aber
nach den Branchen „Marktforschung und -analyse“,
„Öffentlichkeitsarbeit“ u. s. w. jeweils
gesondert, was zu unterschiedlichen Rechercheergebnissen
führen kann.
4.
Aus dem Vorgenannten folgt des Weiteren das Problem einer
objektivierbaren Definition des vom Bundesgerichtshof seit der
Entscheidung zu „Winnetou“ (GRUR 2003, 342)
eingeführten Kriteriums des „engen Bezugs“
zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für die das Wort
unmittelbare Sachangabe ist und denjenigen, für die dies nicht
zutrifft, sie aber wegen dieses engen Bezugs zueinander dennoch als
nicht schutzfähig angesehen sollen oder können.
4.1.
So sieht das Gericht einerseits in seiner Entscheidung zu
„Papaya“ (24 W (pat) 121/05, GRUR 2007, 333) einen
hinreichend engen Bezug zwischen der Bezeichnung einer Frucht und den
Dienstleistungen „Restaurantbetrieb;
Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der Fertiggerichte; Catering
für Veranstaltungen, mit und ohne Servicepersonal“
und führt aus: „Dass das Wort
‚Papaya’ insoweit die Art oder Beschaffenheit der
im Rahmen der Dienstleistungen angebotenen Speisen näher
spezifiziert und nicht Art und Wesen der Dienstleistungen selbst, steht
der Annahme einer beschreibenden Angabe nicht entgegen. Denn eine
solche liegt auch bei einer Bezeichnung vor, die sich auf
Umstände bezieht, welche die jeweiligen Waren oder
Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die
Bezeichnung ein enger beschreibender Bezug zu den Waren und
Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme
gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt
als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (vgl. BGH, GRUR
2006, 850, 854 Rn. 19, 856 Rn. 33] – Fußball WM
2006)“ (BPatG, a. a. O. – Papaya). Gleiches galt in
der Entscheidung zu „UMAMI“ (BPatG, 24 W (pat)
51/05) hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung
„Verpflegung und Bewirtung von Gästen“.
4.2.
Hingegen geht das Gericht andererseits (BPatG, 29 W (pat) 13/05
– druck24; 29 W (pat) 86/04, GRUR 2007, 58 –
BuchPartner) nur dann von einem solch engen beschreibenden Bezug aus,
wenn die Tätigkeit für die das Zeichen beschreibend
ist notwendigerweise einen Gegenstand voraussetzt, mit dem zusammen die
Tätigkeit überhaupt zu einem Ergebnis führt.
Der Verkehr erfasse den Zusammenhang zwischen der Dienstleistung und
dem sich daraus ergebenden Erzeugnis nur dann, wenn eine
wesensgemäß notwendige funktionelle Verbindung
vorliegt zwischen der Ware für die das Zeichen Sachangabe ist
und der anderen Ware oder Dienstleistung, für die die
unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht zutrifft. Damit ersetzt der
Senat die in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu
„REICH UND SCHÖN“ (a. a. O.) und
„Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ (a. a.
O.) sowie „Winnetou“ (a. a. O.) angenommene
Lebenserfahrung.