Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
Bundesgerichtshof
IM
NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Tenor:
Auf
die Revision des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. März 1999
aufgehoben.
Die
Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht
zurückverwiesen.
Tatbestand
Der
Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A. B.
handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie
Tretfahrzeuge und Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber
der Marke "BIG", die am 20. März 1973 als durchgesetztes
Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen wurde.
Die
Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch
Funk ferngesteuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im
Jahre 1996 vertrieb sie über das Handelsunternehmen A. ein
funkgesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster".
Transporteur der Klägerin war die Firma L. in Hamburg. Der
Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Verletzung seiner Marke auf
Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunternehmen A. erwirkte er
eine einstweilige Verfügung des Landgerichts
Nürnberg-Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte
er mit einem entsprechenden Antrag vor dem Landgericht und dem
Oberlandesgericht Düsseldorf.
Mit
der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst
Feststellung begehrt, daß der Beklagte nicht berechtigt sei,
von ihr oder ihren Abnehmern Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung
"big bluster" zu verlangen, und daß der Beklagte verpflichtet
sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus entsprechenden
Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren Schaden
beziffert und beantragt,
den
Beklagten zu verurteilen,
1.
in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch
Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt
einzuwilligen;
2.
an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu
zahlen.
Der
Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der
Bezeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.
Widerklagend
hat er beantragt,
die
Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen
"Big Bluster" und/oder "Big Buffalo" (jeweils gleichgültig in
welcher Schreibweise) zu benutzen.
Er
hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung
bezüglich der entsprechenden Handlungen und Feststellung der
Schadensersatzverpflichtung der Klägerin geltend gemacht.
Während
des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten zwei
weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen
worden. Darauf hat die Klägerin den Widerklageantrag auf
Unterlassung insgesamt und die Ansprüche auf
Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht
für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.
Im
übrigen ist die Klägerin der Widerklage
entgegengetreten.
Das
Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den mit
der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach
für gerechtfertigt erklärt und die
Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage hat es im Umfang des
erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der
Auskunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit
dem 10. Juli 1997, entsprochen und die Widerklage im übrigen
abgewiesen.
Die
Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit
der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin
beantragt, verfolgt der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage
abzuweisen, und sein Widerklagebegehren weiter.
Entscheidungsgründe
I.
Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem
Grunde nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung
und Schadensersatz über den anerkannten Teil hinaus
für unbegründet erachtet. Es hat dazu
ausgeführt:
Aus
der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen
das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden
Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach
allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es
sei von normaler Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch
der entsprechenden Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine
darüber hinausgehende gesteigerte Kennzeichnungskraft habe der
Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Bezüglich der
Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander
gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das
Unternehmenskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der
angegriffenen Bezeichnung "big bluster" prägen, weil ihnen
angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne von
"groß, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine
Unterscheidungskraft zukomme und an ihnen ein
Freihaltungsbedürfnis bestehe.
Eine
Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens komme nicht in
Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters die
erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil
einer Zeichenserie zu dienen.
II.
Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen
Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1.
Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten
Tatsachengrundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem
Unternehmenskürzel des Beklagten einerseits und den mit der
Widerklage angegriffenen Bezeichnungen andererseits (§ 14 Abs.
2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.
a)
Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei
davon ausgegangen, daß die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls
vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in
Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit
der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten
Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so
daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken
und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97,
GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR
223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 -
ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR
2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).
Allerdings
sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur
Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits
unterstellt, daß diese durch Benutzung normale
Kennzeichnungskraft erlangt habe, während es an anderer Stelle
seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat, eine
Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft
geführt habe, sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist
angesichts dieser Diskrepanz zugunsten des Beklagten von einer normalen
Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Das
Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu
treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch
für das Revisionsverfahren auszugehen.
Im
Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das
Berufungsgericht in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der
Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren
jeweiligen Bestandteil "Big", sondern durch die Gesamtheit der
jeweiligen Bezeichnung, also durch "Big Bluster" bzw. "Big Buffalo"
geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu
beanstanden.
Ohne
Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des
Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des
Gesamteindrucks komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem
die ältere Kennzeichnung identisch enthalten sei, nicht an,
wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren Zeichen nicht
derart auf- oder untergegangen sei, daß er beim Verkehr die
Erinnerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe.
Das steht im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats
(BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998,
755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 -
I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je
m.w.N.), von der das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist. Die
Revision berücksichtigt bei ihrer Auffassung nicht
ausreichend, daß es für die Frage der
Ähnlichkeit zweier Marken nicht auf eine bloße durch
die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation
zur älteren Marke ankommt, sondern daß eine
Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der
jüngeren Marke gegeben sein muß. Nichts anderes
besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen
Inverbindungbringens, die nach der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs keinen eigenen
Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des
Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH
GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Das
Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der
angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt,
daß der Bestandteil "Big", der die Bedeutung von
"groß", "dick", "stark" oder "wichtig" habe, deshalb vom
allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeichnend verstanden
werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder
ausschließlich noch überwiegend.
Das
beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge,
für die Prägung des Gesamteindrucks genüge
es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine gewisse
eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe
und nicht derart untergegangen sei, daß er in dem
Gesamtzeichen aufgehört habe, für den Verkehr die
Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit dieser
Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer
durch den Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen
Markenähnlichkeit. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht
allein ein nur wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks in der
Regel noch nicht für die Annahme aus, die anderen
Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer
Weise zurücktreten, daß sie für den
Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH,
Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 -
HONKA). Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung
des fraglichen Bestandteils ausreichen, um den Gesamteindruck des
jüngeren Zeichens in der von der vorangehend
angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu bestimmen.
Die
Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne
erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es
gemäß der Unterstellung durch das Berufungsgericht
um identische Waren geht und auch in der Revisionsinstanz eine normale
Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke zu unterstellen ist. Denn die
Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in seiner Gesamtheit
zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering, um eine
Gefahr, daß der Verkehr die eine Marke fälschlich
für die andere hält, bejahen zu können.
b)
Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten
gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen
Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat, kann das auf der
gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachengrundlage nicht
für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammenhang
kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der
Parteien, der Ähnlichkeit der Kennzeichen und der
Kennzeichnungskraft der Unternehmensbezeichnung des Beklagten
bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 -
I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001, 307 -
CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daß das Berufungsgericht bei
unterstellter Branchenidentität und unterstellter normaler
Kennzeichnungskraft von "BIG" die geringe Ähnlichkeit zwischen
diesem Kennzeichen und der Bezeichnung "Big Bluster" für die
Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen lassen,
läßt Rechtsfehler nicht erkennen.
2.
Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt
des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden
Kennzeichnungskraft von "BIG" ergebe, daß dieses Zeichen
nicht geeignet sei, als Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen.
Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.
Auch
in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im
Revisionsverfahren von Warenidentität und von einer normalen
Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Die
Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem
Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit
der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und
das Markengesetz gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 -
Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v.
29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone).
Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist,
wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im
Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander
verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift
dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil
übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen
eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen,
die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber
zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587,
589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000,
886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtsprechung zum
Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung
mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre
Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende -
Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung
abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung
kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein
Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsgericht
bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit
demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr
aufgetreten ist, insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als
Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter
Hinweis auf diese Tatsachen und auf seine hohen Umsätze unter
Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt hat, an einen bestimmten
Wortstamm gewöhnt, so liegt es
erfahrungsgemäß fern, in einem mit diesem Wortstamm
gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung "Big
Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird
der Verkehr, der die Unterschiede der einander
gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich
bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie.
Der
Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt steht
nicht entgegen, daß der Beklagte nicht aus einer oder
mehreren Marken aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie,
sondern aus der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort
selbst vorgeht. Voraussetzung für die Annahme einer
Markenrechtsverletzung infolge Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des
Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an dem Stammbestandteil, sei
es, daß dieses in einem oder mehreren Zeichen der Serie
besteht, sei es, daß der Stammbestandteil für sich
kennzeichenrechtlichen Schutz genießt und der Markeninhaber
des weiteren eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat,
also eine Fallgestaltung wie im Streitfall, oder - worum es im
Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestandteil werde
vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie
angesehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v.
25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 -
STEPHANSKRONE I).
Das
Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts eines
beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groß",
"dick", "stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen
könne, die Eignung aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu
sein. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.
Dabei
kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft, der
Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede
Unterscheidungskraft, weil das Wort in der Bedeutung von
"groß", "dick", "stark", "wichtig" auch dem deutschen Verkehr
geläufig sei (vgl. zu einem Eigenschaftswort als Marke: BGH,
Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445, 1446 = MarkenR 2001,
408 - INDIVIDUELLE).
Bei
seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehlerhaft
unberücksichtigt gelassen, daß der Beklagte unter
Bezugnahme auf vorgelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen
hat, er benutze den Bestandteil "BIG" bereits als Stammbestandteil
für eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der
Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kombiniert
sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des
Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche
Bestandteil "BIG" sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern
allein darauf, ob der Beklagte den Verkehr tatsächlich an
"BIG" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat. Die vom
Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofes
"STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaßt sich, weil
nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie
nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage
der abstrakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes
als Stammbestandteil für eine Zeichenserie und stellt allein
für diesen Fall Anforderungen im Sinne einer gewissen
Originalität des Bestandteils.
3.
Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das
Berufungsgericht, sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren
Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer
Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und
dabei das entsprechende Vorbringen des Beklagten
einschließlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zeichens
"BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die
Revision rügt.
III.
Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die
Kosten der Revision - an das Berufungsgericht
zurückzuverweisen.